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일본에 새로 도입된 특허무효심판 계획대화심리란?

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일본에 새로 도입된 특허무효심판 계획대화심리란?

- 2020년 4월부터 일본은 특허무효심판청구 내 계획대화심리 운용 개시 -
- 특허무효심판청구의 사전 준비에 대한 필요성이 높아져 -


일본 특허청(Japan Patent Office/이하JPO)에서는 심판(審判)을 "심사(審査)의 상급심으로서, 심사관이 내린 사정(査定)에 대해 재검토를 하는 역할 또는 산업재산권의 유효성을 둘러싼 분쟁의 조기 해결을 도모하기 위한 역할"로 정의하고 있다. JPO에서는 이러한 역할들을 충분히 수행하고 신뢰성 높은 심결 확보를 실현 위해 여러 가지 시책을 펼치고 있으며, 지난 2020년 4월부터 특허 무효심판 내 "계획대화심리(구두심리, 口頭審理)"의 운용을 시작하였다. 최근 변경된 일본의 특허무효심판의 변경사항에 대해 알아보고 우리기업의 대응책에 대해 알아보고자 한다.

일본의 모의계획대화심리 예시
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자료 : JPO, "JPO STATUS REPORT 2020", 모의계획대화심리 ,p.77

일본의 특허 무효심판이란?

특허를 받을 수 없게 무효심판을 청구할 수 있는 제도로 일본에서 특허 무효심판의 대상은 아래와 같다.

1. 이해관계인 또는 심사관은 상호주의가 인정되지 않는 외국인에 의한 경우
2. 특허 요건에 어긋난 경우
3. 특허를 받을 수 없는 발명인 경우
4. 타인이 동일한 발명에 대해 선 출원한 경우

일본에서 특허무효심판 청구는 특허 공개공보일과 상관없이 언제라도 가능하나, 이해당사자(해당 특허로 인해 직간접적 피해를 입었거나 유사한 발명 또는 동일한 제품을 만든 사람 등)만 청구할 수 있다. 청구인에 의해 심판청구서가 접수되면 심판 청구서 본부에서 피청구인에게 통지서를 보낸다. 피청구인은 심판 청구서 본부에서 제시한 기한까지 응답서를 보낼 필요가 있다. 피청구인의 응답서에 의해 청구인과 합의를 할 경우, 해당 특허 무효 심판은 종료된다. 그러나, 합의에 이르지 못할 경우, 계획대화심리를 통해 심결을 진행하게 된다. 심결 결과는 무효 또는 유지 심결로 나뉜다. 해당 심결에 대해 불복할 경우 지적재산고등법원소로 이관되어 심결취소소송을 진행할 수 있다.



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자료 : JPO, "일본에서 특허무효심판에 대해(2016.11)" ,p.2

일본 특허무효심판 청구건수 추이는 2018년 159건에서 2019년 112건으로 전년 동기대비 47건으로 약 3.38% 정도 다소 하락했다. 그러나, 감소 추세를 이유로 특허 무효심판청구 관련 정보를 등한시 하기에는 우려되는 부분이 많다. 소송에 한 번이라도 휘말리게 될 경우 발생하는 경제적 시간적 손실을 무시할 수 없기 때문이다.

일본 무효심판 청구건수 추이
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자료 : JPO, "JPO STATUS REPORT 2020", p.34

관련하여 KOTRA도쿄 무역관 고문변리사사무소(ITOH INTERNATIONAL PATENT OFFICE)의 자문을 통해 일본 특허 무효심판 운용 변경에 대한 내용 및 필요성에 대해 알아보고자 한다.

일본특허무효심판 운용 변경에 대한 내용 및 필요성


ITOH INTERNATIONAL PATENT OFFICE


일본 특허청(JPO)에서는 지난달부터 특허 무효 심판에 있어 계획 대화 심리 제도를 운용하고 있습니다.
이하에서는, 집중 심리 강화를 위해 마련된 계획 대화 심리 제도에 대해 소개하고자 합니다.


1. 대상 사건 및 절차 요건
계획 대화 심리가 실시되기 위해서는, 특허 무효 심판에 대해 i) 당사자의 신청이 있고 그에 대해 심판장이 필요하다고 판단한 경우, 또는 심판장이 직권으로 필요하다고 판단한 경우로서, ii) 양 당사자(청구인 및 피청구인)가 계획 대화 심리에 동의해야 합니다.



즉, 당사자의 신청에 대해 심판장이 필요성을 인정했다 하더라도 신청자의 상대방이 동의하지 않거나, 또는 심판장이 직권 판단하더라도 어느 한 당사자라도 동의하지 않으면, 계획 대화 심리는 성립하지 않습니다.


2. 취지 및 운용 내용
이제까지 무효 심판의 경우, 구두 심리가 행해지더라도, 그 후에 당사자로부터 새로운 주장이나 증거가 제출되어, 쟁점이 정리되지 않고 심리 기간이 비효율적으로 길어지는 경우가 많이 있었습니다.

이는 당사자, 참가인, 심판부 등 심판에 관련된 모든 관계자에게 시간과 비용 면에서 손실일 뿐 아니라, 기술 기반 혁신의 산업 생태계 선순환의 정착을 위해 중소기업, 벤처기업의 혁신 역량을 일으키려는 지재 정책, 산업 정책의 면에서도 우려되는 부분이 아니라 할 수 없습니다.


이번에 도입된 계획 대화 심리에서는, 본격적인 구두 심리를 실시하기 전에 양 당사자와 심판부가 비공개로 모여(비대면 원격으로도 가능), 예를 들어, ① 피청구인에게 심판청구서 부본을 송달한 타이밍에 심리 스케줄을 결정하고, ② 청구인에게 답변서 부본을 송달한 타이밍에 쟁점을 정리하며, ③ 그 후 쟁점 사항에 대해 최종 확인을 하는 등의 방식으로, 계획적으로 대화를 통해 효율적으로 쟁점을 압축해 가게 됩니다.

또한, 이른바 non-commitment rule 이 적용되어, 즉, 심판부가 필요하다고 판단한 사항으로서 양 당사자가 합의한 것만 심리 기록으로 남기고, 심리 기록에 남지 않은 것에 대해서는 당사자가 주장한 것으로 보지 않으므로, 활발하고 적극적인 당사자 발언을 통해 쟁점 정리를 촉진하도록 되어 있습니다.


3. 코멘트
소송 경제는 중소 기업이나 기술 기반의 스타트업 기업 분들에게 있어 매우 중요한 현실적인 문제입니다. 다행히도 IP5(세계 지적재산을 주도하는 5 개의 국가 또는 지역) 등 지재 선진국에서는, 인간의 창의력과 능력에 의해 기술 이노베이션이 지속될 수 있도록, 이와 같은 소송 경제 문제를 포함하여 그 밖에도 권리의 보호와 행사, 활용에 있어 중소, 벤처의 기술 자원들에게 부적절하게 불리한 부분을 해소하려고 다각도로 많은 연구와 노력을 기울이고 있습니다. 그러한 점에서, 우리의 중소 기업, 스타트업, 벤처 여러분들에게 있어 각국의 최신 제도 및 운용을 최대한 캐치하고 받아들여 활용하는 적극적인 사고와 실행 의지가 중요하다고 할 수 있습니다.

이번에 일본의 특허 무효 심판에서 계획 대화 심리의 운용이 개시된 점 역시, 일본 시장에서 경쟁자의 특허권을 무효시킬 것을 검토하시거나, 또는 일본에서 어렵게 특허를 확보하더라도 심판이나 소송을 당하면 시간 및 비용적으로 부담이 될까봐 일본 출원을 주저하시는 우리 기업분들에게 하나의 정보 자료로서 의미가 있다고 생각합니다.



시사점

지적재산권 관련 무효심판 가운데 특허 무효 심판의 수가 많은 편은 아니다. 그러나, 우리 기업이 반드시 주목해야 할 점이 있다. 계획대회심리를 통해 무효 또는 유지 심결이 나오더라도 취소 정정 청구를 동반한 심결취소소송을 할 수 있다. 또한, 정정 청구한 내용이 특허법원에서 받아들여질 수 있더라도, 대법원에서는 판결이 뒤집힐 가능성은 항상 존재한다.

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자료 : KOTRA 도쿄IP-DESK 제작

그렇기 때문에, 우리 기업이 일본에서 특허를 출원할 경우 출원 완료 및 등록에 대한 관리 뿐만 아니라, 특허 무효 소송 등에도 대비 해야한다. 명세서(특정 발명에 대한 특허 청구를 위해 작성하는 문서)를 작성하는 단계에서 발명의 진보성을 명확하게 입증할 수 있는 실험 조건과 해당 발명의 내용을 철저하게 준비하는 것이 필요하다. 또한, 일본 특허법은 매년 변경사항이 발생할 수 있는바, 일본 지재 관련 최신 정보에 대해 관심을 기울이고 변경 내용에 대해 정확하게 숙지해 둘 필요가 있다.

자료 : 일본 특허청, ITOH INTERNATIONAL PATENT OFFICE 자문내역 및 KOTRA 도쿄무역관 종합